第220回judicial exceptionの判断手法
弁理士、株式会社インターブックス顧問 奥田百子
クレームでreciteという用語を使うことにつき疑問を持つ人がいます。
“recite“は暗唱するという意味があり、口頭で述べる場合に使われます。クレームで”recited in claim 1”のように「記載する」意味として使ってよいのでしょうか。
しかし米国審査基準であるMPEPや米国特許庁が発表する資料にもreciteは使われています。
これを機会に、
“Federal Register”
“2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance”
https://www.federalregister.gov/documents/2019/01/07/2018-28282/2019-revised-patent-subject-matter-eligibility-guidance
を紹介します。
ここでは、特許クレームに関する法定例外(judicial exception)の判断手順が新たに規定されています。
US Patent Law 101条のjudicial exceptionの判断手順が改訂されています。
最初に、
クレームが“judicial exception”である
“laws of nature”
“natural phenomena”
“abstract ideas”
を対象としているか否かが判断されます(Step 2A)
👇 yes
- abstract ideas は、以下の3つにカテゴライズされます:
mathematical concepts,
certain methods of organizing human activity,
mental processes - judicial exceptionを記載しているクレームが、judicial exceptionをその実用的応用と一体となっているときは、judicial exceptionを対象としていないと判断することが規定されています。
ここからわかるように、reciteは列挙するという意味で使われており、これに対しdirected to~は、~を対象とするという意味で使われています。
Some people wonder why the word “recite” is used in claims.
“Recite” means “memorize, repeat and read” which is used in the case of reading orally. I wonder if the word may be used to mean “describe,” like in “recited in claim 1”?
In MPEP and other materials issued by USPTO, the word “recite” is used.
Taking advantage of this opportunity, I want to introduce the Federal Register “2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance.”
https://www.federalregister.gov/documents/2019/01/07/2018-28282/2019-revised-patent-subject-matter-eligibility-guidance
In this guidance, procedures for determination of judicial exception for patent claims have been newly provided. The procedures for determination of judicial exception in Section 101 of the US Patent Law have been revised.
At first, it is determined whether claims are directed to “judicial exception,” namely. laws of nature, natural phenomena, and abstract ideas.
(Step 2A)
👇 if yes,
- Abstract ideas can be categorized into:
- mathematical concepts,
- certain methods of organizing human activity, and
- mental processes. - If claims which recite “judicial exception” are integrated into its practical use, it is determined that the claim is not directed to the judicial exception.
As seen from this revised determination step, “recite” is used to mean “listing,” while the phrase “directed to ...” means “targeting ...”.
奥田百子
東京都生まれ、翻訳家、執筆家、弁理士、株式会社インターブックス顧問
大学卒業の翌年、弁理士登録
2005〜2007年に工業所有権審議会臨時委員(弁理士試験委員)
著書
- もう知らないではすまされない著作権
- ゼロからできるアメリカ特許取得の実務と英語
- 特許翻訳のテクニック
- なるほど図解著作権法のしくみ
- 国際特許出願マニュアル
- なるほど図解商標法のしくみ
- なるほど図解特許法のしくみ
- こんなにおもしろい弁理士の仕事
- だれでも弁理士になれる本
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